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弁護士・弁理士 山田 威一郎

  • 特色・得意分野

    知的財産法分野(特許、実用新案、意匠、商標、不正競争、著作権)の侵害案件、審決取消訴訟、日本及び海外における商標・意匠の出願対応、法律相談、知的財産関連契約書作成、鑑定などに精通している。また、M&A対応(デューディリジェンスなど)、景表法・独占禁止法・PL法に係る法律相談・鑑定、各種の損害賠償請求事件、債権回収、契約書の作成等の知的財産権以外の企業法務案件も多数手がけている。

  • 使用言語

    日本語、英語
  • 手がけた主な事件・案件

    ・特許、意匠、商標、不正競争、著作権に係る侵害訴訟、警告事件
    ・日本及び海外における意匠 ・商標の出願、拒絶査定不服審判、異議申立、無効審判事件、審決取消訴訟
    ・日本及び海外におけるドメイン名移転裁定請求事件
    ・税関における輸入差止の申立
    ・ライセンス契約書・商標権担保融資契約書 ・職務発明規程等の作成 ・検討
    ・M&Aに伴うデューディリジェンス(主として知財分野)
    ・公益法人の内部調査案件
    ・契約否認、保証否認等の債権回収に関わる各種訴訟案件
  • 経歴

    1994年 神奈川県立平塚江南高校 卒業
    1999年 京都大学法学部 卒業
    1999年 山本秀策特許事務所 入所
    1999年 弁理士登録
    2000年 三枝国際特許事務所 入所
    2003年 付記弁理士登録(特定侵害訴訟代理権取得)
    2006年 京都大学法科大学院 修了
    2007年 最高裁判所司法研修所 修了(新60 期)、大阪弁護士会登録
    弁護士法人中央総合法律事務所 入所
    2008年 大阪大学大学院法学研究科(知的財産法プログラム)非常勤講師に就任
    2010年4月 大阪大学大学院法学研究科(知的財産法プログラム)客員准教授に就任
    2011年1月 レクシア特許法律事務所を開設
    2016年4月 大阪大学大学院法学研究科(知的財産法プログラム)客員教授に就任
    2023年4月 同志社大学大学院法学研究科 非常勤講師に就任
書籍

「知的財産契約の実務 理論と書式 特許編」(株式会社商事法務 2022年)

「知的財産契約の実務 理論と書式 先端技術・情報編」(株式会社商事法務 2022年)

「知的財産契約の実務 理論と書式 意匠・商標・著作編」(株式会社商事法務 2022年)

「意匠・商標・不正競争判例百選 第2版」共著(有斐閣 2020年)

「商標法[第2版]」共著(有斐閣 2018年)

「新・注解 商標法」 (上巻、下巻)共著(青林書院 2016年)

「Q&A 商標・意匠・不正競争防止法~大阪の弁護士が解説する知的財産権~」(経済産業調査会 2016年)

「商標法」共著(有斐閣 2014年)

「知的財産権侵害訴訟の今日的課題」共著(青林書院 2011年)

「日英対訳 USPQ米国商標審決判決百選」共著(経済産業調査会 2011年)

「知的財産法最高裁判例評釈大系」共著(青林書院 2009年)

「判例著作権法」共著(東京布井出版 2001年)

論説

「芸能事務所退所後の競業避止義務の有効性とロックバンドのグループ名の権利の帰属」(知財ぷりずむ 2023年3月号)

「海外からの侵害品の流入に対する産業財産権の行使に関する諸問題」(別冊パテント 第27号)

「商品の一部分の形態の意匠法・商標法による保護の交錯‐部分意匠と位置商標・立体商標の活用法に関する一考察‐」(日本知財学会誌 第19巻 第1号)

「海外から日本に流入する製品に関する特許権侵害の成否」(知財ぷりずむ 2022年1月号)

「『組立家屋』の登録意匠の意匠権侵害の成否」(知財ぷりずむ 2021年9月号)

「焼肉のたれの容器の位置商標の自他商品識別力が争われた事案」(知財ぷりずむ 2021年4月号)

「色彩のみからなる商標の自他商品・役務識別力」(知財ぷりずむ 2020年7月号)

『進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の判断基準』(知財ぷりずむ 2019年10月号)

「商標の類似に関する一考察~称呼同一の商標の類否判断及び取引の実情の考慮の限界を中心に~」(日本工業所有権法学会年報 第42号)

「特許無効審判の有効審決確定後の特許法104条の3の抗弁の可否」(知財ぷりずむ 2019年3月号)

「東アジア・東南アジアの主要国・地域における小売等役務商標の実務」(知財管理 Vol.68 No.5 2018)

「ピリミジン誘導体事件 知財高裁大合議判決」(知財ぷりずむ 2018年6月号)

「店舗の外観の不正競争防止法2条1項1号による保護」(知財ぷりずむ 2017年8月号)

「特許法102条2項における寄与率の参酌~近時の裁判例の動向と実務上の留意点を中心に~」(LES JAPAN NEWS 2014年12月号)

「新時代の商標・意匠・不正競争防止法Q&A(第2回)」)(知財ぷりずむ 2014年6月号)

「歴史上の人物からなる商標の公序良俗違反該当性~北斎事件~」(知財管理 2013年9月号)

「特許権侵害仮処分事件の無効論の審理、仮処分決定後の損害賠償義務についての考察 ~仮処分制度の有効活用による差止請求権の実効化に向けて~」 (日本弁理士会中央知的財産研究所 関西部会の研究報告書「知的財産権侵害に基づく差止請求権を巡る諸問題」2013年3月)

「立体商標の識別力とアンケート調査-第2次ヤクルト立体商標事件-」(知財管理 2011年6月号)

「意匠の類否判断における出所識別機能を有する形態の評価」(企業と発明2009年10月号)

「不使用取消審判における『社会通念上同一の商標』」(共著、パテント2009年3月号)

「知的財産Q&A第3回-均等論」(知財ぷりずむ 2008年12月号)

「グループ企業間の商標ライセンスと移転価格税制」(LES JAPAN NEWS 2008年12月号)

「知的財産信託を用いた新しい商標管理の手法」(パテント 2008年5月号)

「商品の需要者層が異なる場合の商標の類否判断」(企業と発明 2008年3月号)

「インターネットを利用したテレビ番組録画サービスが放送業者の著作隣接権を侵害するか」(企業と発明 2006年7月号)

「同一ブランドに係る内外の営業主体が異なる場合に並行輸入の抗弁が成立するか」(知財管理 2005年9月号)

「米国における特許権侵害を日本の裁判所で判断した事例」(企業と発明 2004年10月号)

「不正競争防止法における技術的形態除外説と米国商標法における機能性の法理との比較考察」(パテント 2003年5月号)

「ライセンス契約における製造地域制限条項違反と並行輸入の許否」(企業と発明 2003年7月号)

「商標法における公序良俗概念の拡大」(知財管理 2001年12月号)

「商標の付された部品が完成品の中に組み込まれている場合の商標権侵害の成否」(知財管理 2000年11月号)

講演

「特許権者の立場から見た特許権侵害訴訟の実務と訴訟戦術 ~特許権侵害の発見後の対応策、当事者間における交渉から訴訟対応まで~」(経済産業調査会主催 2022年)

「発明の進歩性に関する裁判例の動向と今後の課題 ~近時の最高裁判決と知財高裁大合議判決を踏まえて~」(大阪弁護士会、大阪弁護士会知的財産法実務研究会、弁護士知財ネット 共同主催 2021年)

「共同開発の知財管理の注意点と実務 -トラブルを未然に防ぐ契約と情報管理のポイント-」(近畿経済産業局主催 2021年)

「特許権者の立場から見た特許権侵害訴訟の実務と訴訟戦術~特許権侵害の発見後の対応策、当事者間における交渉から訴訟対応まで~」(経済産業調査会近畿支部主催 2020年)

「炭酸パック化粧料事件の知財高裁大合議判決の概要と実務上の意義」(KTK夏季セミナー 2019年)

「デザイン・ブランドの紛争事例から学ぶ権利行使の実務」(一般財団法人大阪デザインセンター主催 2019年)

「発注担当者が知っておくべき著作権」(㈱宣伝会議主催 2019年)

「商標・意匠・不正競争の権利行使の実務~商品のブランド及びデザインの効果的な保護に向けて~」(経済産業調査会近畿支部主催 2019年)

「小豆島ブランドを世界に!」(香川県知財総合支援窓口主催 2019年)

「不正競争防止・著作権法による商品形態・店舗デザインの保護-近時の裁判例を踏まえた保護の可能性と限界-」(公益財団法人日弁連法務研究財団主催 2018年)

「知的財産権侵害訴訟の訴訟遂行上の留意点と訴訟戦略」(日本弁理士会近畿支部主催 2017年)

「紛争事例から学ぶ知財実務~特許・意匠・商標に関する無用な紛争に巻き込まれないようにするために~」(徳島県発明協会主催 2017年)

「デザイン・ブランドの保護と活用のための知財戦略」(中国経済産業局主催 2016年)

「産学連携活動における基本契約~共同研究契約、NDA、MTAに関する留意点と交渉上の問題点~」(大阪市立大学主催 2016年)

「技術関連契約の基礎と実務上の留意点」(近畿青年技術士懇談会主催 2016年)

「知的財産権に関する最近のトピック~近時の法改正と裁判例の動向を中心に~」(医薬品企業法務研究会 2015年)

「ブランド・デザインの保護と活用のための知財戦略」(中国経済産業局 2015年)

「商標権侵害訴訟の近時の裁判例の動向と対策〜商標の類似及び商標的使用の要件を中心に〜」(日本知的財産仲裁センター関西支部・大阪弁護士会・日本弁理士会近畿支部 共催 2015年)

「特許となる発明に繋がる着想を抽出するスキルと契約上の留意点」(脳神経外科手術と機器学会 2015年)

「知的財産法の基礎知識-商標法と不正競争防止法を中心に-」(兵庫県弁護士会 姫路支部主催 2014年)

「海外進出・海外企業とのライセンス~海外進出の法律上の注意点と、今更聞けないライセンス契約条項~」(ものづくりビスネスセンター大阪主催 2014年)

「不正競争防止法の実務-近時の裁判例と実務のノウハウを徹底解説-」(日本弁理士会近畿支部主催 2014年)

「共同研究における知財トラブルとその対応」(産官学連携推進実務者会議 2013年)

「企業戦略としての知的財産権の活用法- 知的財産権の権利行使と知財契約の基礎と実践-」(香川県・香川県発明協会主催 2013年)

「経営戦略としての知的財産権の活用法」(香川県発明協会 2012年)

「著作権法・不正競争防止法の基礎と実践-近時の裁判例や法改正の動向を踏まえて-」(大阪発明協会 2011年)

「特許法逐条解説講座」(発明協会大阪支部主催 2010年)

「均等論」(大阪弁護士会 知的財産研修 2010年)

「不正競争防止法の活用法」(全2回)(尼崎ベンチャー研究会 2010年)

「産学連携や大企業と上手に提携する知的財産権法のポイント~共同研究開発やライセンス契約で損をしないための実務上の留意点~」(特許庁・近畿経済産業局・近畿知財戦略本部主催 2010年)

「中小企業のとるべき知財戦略-ノウハウか、特許出願か?-」(特許庁・近畿経済産業局・近畿知財戦略本部主催)

「知的財産権侵害訴訟」(京都大学 知的財産論)

「コンテンツ制作と知的財産権 ~コンテンツクリエイターが知っておくべき実務上のポイント ~ 」(特許庁・近畿経済産業局・近畿知財戦略本部主催)

「海外関連会社との知財ライセンスと移転価格税制」(中央総合法律事務所・三枝国際特許事務所共催 知的財産権セミナー)

「商標・著作権のライセンス」(中央総合法律事務所・三枝国際特許事務所共催 知的財産権セミナー)

「著作物と著作権」(発明協会大阪支部)

「グループ企業間の商標ライセンス-知的財産信託、移転価格税制の観点から」(日本ライセンス協会 知的財産の経済評価WG)

「商標権の管理と有効活用の手法 -商標権の棚卸、権利行使、知的財産信託等を中心に- 」(トムソン・コーポレーション株式会社主催知的財産権セミナー)

「共同研究開発でトラブらないために-基本的事項と実務上の留意点を中心に」(知財ビジネスマッチングフェア ミニセミナー)

「発光LED訴訟と企業の職務発明規程」(三枝国際特許事務所主催 商標・意匠説明会)

「商標の登録要件-商標法3条(識別力)を中心に」(ブランディインターナショナル)

「意匠法改正の動向」(日本弁理士会新人研修)

「商標権侵害の事例」(三枝国際特許事務所主催 商標・意匠説明会)

“Well-known Marks in Asia-Pacific Rim Countries”(INTA ANNUAL MEETING)

「知的財産権法の概要」(大阪府立港高等学校)

「知的財産権法の概要」(龍谷大学)

「知的財産権法の概要」(関西学院大学)

「商品デザインの法的保護」(三枝国際特許事務所主催 商標・意匠説明会)

「特許法の活用法」(大阪工業大学バイオベンチャーセンター)

「知的財産権制度について」(大阪教育大学天王寺中学)

「インターネットと商標権」(全国士業協議会)

「デザインの効果的保護」(三枝国際特許事務所主催 商標・意匠説明会)

「伸びる会社のブランド戦略」(全国士業協議会)

「意見書の書き方」(発明協会京都支部)

「工業所有権法とその周辺法の活用法について」(発明協会大阪支部)

「意匠出願の基礎」(三枝国際特許事務所主催 商標・意匠説明会)

「商標の具体的登録要件」(ブランディインターナショナル)

「商標制度の概要」(三枝国際特許事務所主催 商標説明会)

その他、企業内での研修(特許、意匠、商標、営業秘密、ウィーン売買条約など)多数

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弁護士・NY 州弁護士 中村 小裕

  • 特色・得意分野

    知的財産法の各分野(特許、実用新案、意匠、商標、不正競争、著作権)に関する相談、紛争対応、契約書作成、鑑定等を手掛けている。外国企業との知的財産が絡む契約交渉や訴訟にも多くの経験を有し、得意としている。 また、一般企業法務、競争法務、M&A、事業再生等に関する実務経験に基づき、企業の事業活動につき総合的視点から法的助言を行っており、その一環としてバイオベンチャーの支援にも力を入れている。

  • 使用言語

    日本語、英語、ドイツ語(中級)
  • 手がけた主な事件・案件

    ・特許権侵害訴訟(日本・米国(ANDA訴訟を含む)・ドイツ・英国・フランス・オランダ等)
    ・職務発明対価請求訴訟における使用者側代理人(日本)
    ・研究委託及びライセンス契約にかかる紛争に関する調停(米国)
    ・知的財産紛争に関する交渉・訴訟
    ・各種知的財産契約のレビュー
    ・各種知的財産に関わる社内規程の作成
    ・バイオベンチャーの上場審査におけるデューデリジェンス
    ・バイオベンチャーの起業・法務のサポート
    ・日本企業による日本/米国/ドイツ企業の買収
    ・ドイツにおける代理店契約終了をめぐる紛争対応・仮処分回避措置
    ・カルテル案件における各国競争法当局による調査対応
    ・社内不正調査
    ・各種法的倒産手続の申立て、管財人業務
  • 経歴

    1999年 大阪教育大学教育学部附属高等学校池田校舎 卒業
    1999年 京都大学総合人間学部(理系) 入学
    2000年 京都大学法学部に転学部
    2003年 京都大学法学部 卒業
    2006年 京都大学法科大学院 修了
    2007年 最高裁判所司法研修所 修了(新第60期)、大阪弁護士会登録
    北浜法律事務所・外国法共同事業 入所
    2010年 大手メーカー・知的財産部に出向
    2012年 ノースウェスタン大学ロースクール(アメリカ・シカゴ)修了(LL.M.)
    2012年8月~ マスダフナイ法律事務所(アメリカ・シカゴオフィス)勤務
    2012年11月 ニューヨーク州司法試験合格
    2013年2月~ グライス・ルッツ法律事務所(ドイツ・デュッセルドルフオフィス)
    ―知的財産法・競争法セクション 勤務
    2013年7月 弁護士法人北浜法律事務所に復帰
    2014年4月 レクシア特許法律事務所 参画
    2015年4月 京都大学法科大学院 非常勤講師に就任(~2018年3月)
書籍

「FDAの薬事規制と医薬品特許権侵害訴訟~米国創薬ガイド~」(経済産業調査会 2019年11月25日)

「共同研究開発契約ハンドブックー実務と和英条項例」(商事法務 別冊「NBL」No.149 2015年4月)

「~医療ニーズ、規制、最新技術、薬価、事業戦略、事例をふまえた~DDS製剤の開発・評価と実用化手法」(技術情報協会 2013年3月29日)

論説

「新製品の商標につき商標登録ができない場合、どうすべきでしょうか?」(LegalOn Technologies 2023年11月1日)

「均等侵害の認容判決から考える実務上の指針」(日本知的財産協会 「知財管理」 2015年12月号)

“Japan’s Trade Secret Law Reform Should Focus On Discovery” (LAW360 2014年10月22日)

「技術移転契約に纏わる新たなEU競争法制度」(日本ライセンス協会 「LES JAPAN NEWS」 September 2014, Vol.55 No.3)

「営業秘密保護強化のための法制度に関する考察-主に米国実務を参考として」(商事法務 「NBL」1026号 2014年6月1日)

「新しい欧州統一特許制度-新制度の概要と実務的対応」(商事法務 「NBL」1010号 2013年10月1日)

「先願主義への歩み寄り/先発明主義の廃止」(「ザ・ローヤーズ」 2011年11月号-特集「アメリカの新特許法の変更内容と今後の具体的な影響と対策」)

「ライセンス契約におけるライセンシーの錯誤とライセンスの対価返還請求の可否-ライセンサー及びライセンシーの対応策-」(日本知的財産協会 「知財管理」 2010年7月号)

「NDAの典型条項例とバリエーション」(レクシスネクシス・ジャパン 「ビジネスロー・ジャーナル」 2010年6月号)

講演

「米国医薬品特許権の基礎~最新の実務事例を踏まえて~」(株式会社情報機構主催オンラインセミナー、White & Case LLP のデービッド・アルバグリ弁護士との共同講演 2021年2月4日)

『「これって、OK?」研究業務・連携業務における著作権との付き合い方』(国立研究開発法人所内セミナー 2016年8月3日)

「特許権侵害訴訟を見据えた特許実務~有益なクレームドラフティングと、新異議申立・無効審判の利用戦略~」(日本弁理士会四国支部主催 2015年11月13日)

「ライフサイエンス分野における産学連携活動の法務の基本~秘密保持契約・共同研究契約~」(大阪市立大学主催 文部科学省地域イノベーション戦略支援プログラム 2015年9月30日)

「営業秘密~秘密保護に関するマネジメント戦略・新法の解説から、漏えい案件における対応実例とマスメディア対策まで~」(デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社共催 第2回レクシア法務セミナー 2015年7月29日)

「外国企業との交渉は突然に~紛争編・契約編~」(Fox Rothschild LLP共催 第1回レクシア法務セミナー 2015年7月14日)

「グローバルな知財訴訟リスクマネージメント~米国ディスカバリー及び中国知財訴訟の対応を中心に~」(株式会社サン・フレア主催 謝卓峰弁理士と共同講演 2015年2月18日)

「海外企業との取引開始!~米・欧州・アジアの企業と契約締結する際に知っておきたいこと~」(大阪発明協会主催 2014年11月11日)

「産学連携活動における基本契約~NDA・MTA・JRA~」(関西ライフイノベーション推進協議会主催 2014年9月17日)

「海外進出・海外企業とのライセンス~海外進出の法律上の注意点と、今さら聞けないライセンス契約条項」(MOBIO(ものづくりビジネスセンター大阪)主催 2014年9月5日)

「欧米企業とのライセンス交渉・契約書作成の勘所と落とし穴~不当に押し込まれない契約交渉の極意と契約書作成上の留意点~」(Fox Rothschild LLP共催 第29回レクシア知財セミナー 2014年7月30日)

「カルテル発覚時の初動対応と具体的予防策『リニエンシーレースに勝ち残るための有事対応と有事を視野に入れた有効な平時のカルテル予防策とは?』」(デロイト トーマツファイナンシャルアドバイザリー株式会社主催 2013年11月22日東京、27日大阪、28日名古屋)

「日欧米の契約スタイルの違い」 (ゲーテ大学にて客員として講義を担当 ドイツ・フランクフルト 2013年4月22日)

「赴任者研修プログラム~ようこそ米国へご赴任に際して知っておきたいこと(日米労働法制の違いを中心に)」(Masuda Funai法律事務所主催 アメリカ・シカゴ 2012年8月24日)

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弁護士・薬剤師 松本 響子

  • 特色・得意分野

    知的財産法の各分野(特許、実用新案、意匠、商標、不正競争、著作権)に関する相談、紛争対応等のほか、一般企業法務案件、一般民事法務案件。

  • 使用言語

    日本語、英語
  • 資格

    2009年 薬剤師登録
    2014年 弁護士登録

  • 経歴

    2004年 私立白陵高等学校 卒業
    2009年 神戸薬科大学薬学部薬学科 卒業
    2013年 京都大学法科大学院 修了
    2014年12月 最高裁判所司法研修所 修了(第67期)
    2015年1月 レクシア特許法律事務所 入所
論説

「新判決例研究~特許法104条の生産方法の推定~」(有斐閣 「知財ぷりずむ」 2022年8月号)

「最新トピックスで学ぶ知的財産法【第22回】―先使用権―」(一般社団法人大阪発明協会 「企業と発明Lite」 2022年2月号)

「新判決例研究~延長登録の要件~」(有斐閣 「知財ぷりずむ」 2016年6月号)

講演

「ライフサイエンス分野における産学連携活動の法務の基本~秘密保持契約・共同研究契約~」(大阪市立大学主催 文部科学省地域イノベーション戦略支援プログラム 2015年9月30日)

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